談商標法第三十一條的理解及適用

--評析“合丹醫(yī)藥”商標異議復審裁定案

案件回顧：

作為深圳市具有規(guī)模及發(fā)展?jié)摿Φ谋就玲t(yī)藥物流企業(yè)，深圳市合丹醫(yī)藥有限公司（以下簡稱合丹醫(yī)藥公司）成立于1998年1月，主要從事連鎖藥店的藥品零售、藥品和醫(yī)療器械的物流配送等，下設7個中心、兩個子公司及80余家醫(yī)藥連鎖店，與內(nèi)地、港澳、東南亞及西歐等地區(qū)的1000多家廠商及公司建立了醫(yī)藥商品的購銷及新特藥、醫(yī)療器械總代理的業(yè)務，對上萬種醫(yī)療產(chǎn)品進行物流配送，連續(xù)多年位居深圳市醫(yī)藥配送行業(yè)第二名，全省排名第七。

2008年精英發(fā)現(xiàn)深圳市林順實業(yè)有限公司（以下簡稱林順實業(yè)）在35類上申請注冊第4575268號“合丹醫(yī)藥”商標（以下稱被異議商標），于2008年7月6日獲得初審公告。針對此情況，合丹醫(yī)藥公司馬上委托精英對該商標提出了異議。在異議案件中，2010年商標局裁定我方所提異議理由不成立，被異議商標予以核準注冊。隨后，我方于2011年2月9日向商評委提出了異議復審申請。

 我方提供的證據(jù)可充分證明，合丹醫(yī)藥公司在先使用“合丹醫(yī)藥”商號及商標并具有一定的影響力，“合丹醫(yī)藥”文字在藥店零售連鎖相關活動中已與合丹醫(yī)藥公司形成對應的關系，尤其是在深圳具有一定的知名度。深圳市林順實業(yè)有限公司與合丹醫(yī)藥公司同處于深圳，應該知道合丹醫(yī)藥公司商號及商標的在先知名度，被異議商標指定使用在廣告、商業(yè)研究、推銷（替他人）等服務損害了合丹醫(yī)藥公司的在先商號權(quán)，容易導致消費者的混淆，深圳市林順實業(yè)有限公司申請注冊被異議商標構(gòu)成了不正當手段搶注已經(jīng)使用并有一定影響的商標行為。

 另外，據(jù)我方查詢得知，深圳市林順實業(yè)有限公司還同時申請注冊相同或相近行業(yè)的六個在深圳乃至全國均有較高知名度的商標，包括第4575267號“中南藥業(yè)”、第4817595號“兆豐瑞”、第4575151號“金盛保險”、第4575252號“北通五六”商標等，深圳市林順實業(yè)有限公司的以上行為是一種明顯的有預謀的惡意搶注行為。

綜合我方提供的充分的證據(jù)材料和論證，2012年7月11日，國家商評委作出第4575268號“合丹醫(yī)藥”（即被異議商標）異議復審裁定書，裁定該商標不予核準注冊。

案件點評：精英知識產(chǎn)權(quán)  李曉蘭副總經(jīng)理  首席知識產(chǎn)權(quán)顧問

現(xiàn)行商標法第三十一條：申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。我國現(xiàn)行商標法確立了注冊保護原則與申請在先原則作為商標確權(quán)的基本原則，本條款旨在對商標確權(quán)中對申請在先及注冊保護給予一定的限制，禁止搶注，實現(xiàn)商標注冊人與在先使用人的利益平衡。由于本條款規(guī)定得過于原則，相關的解釋及規(guī)則少，因此正確理解有適用本條款尤為重要，過窄，導成商標權(quán)與其它權(quán)利造成沖突，將其它權(quán)利排除在法律的保護之外，導致?lián)屪⑿袨榉簽E；過寬，又造成對現(xiàn)有商標法確立的申請在先及注冊保護的原則造成沖擊。

通過本案我們對第三十一條的幾個關鍵問題進行分析點評：

一、申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利

從實踐中看，申請注冊商標可能損害的其他在先權(quán)利主要有二種類型：人身權(quán)(包括肖像權(quán)、姓名權(quán))；商標權(quán)之外的知識產(chǎn)權(quán)(包括著作權(quán)、專利權(quán)、商號權(quán)等)。本案中造成損害的是深圳市合丹醫(yī)藥有限公司“合丹醫(yī)藥”的商號權(quán)；企業(yè)名稱實行的是分級及分行業(yè)登記管理體制。不同企業(yè)在相同的區(qū)域在不同的行業(yè)使用相同商號, 或不同企業(yè)在不同的區(qū)域在相同的行業(yè)使用相同的商號的情況是允許的。而且，企業(yè)名稱與商標雖然同屬商業(yè)標志，但它們受不同的法律法規(guī)調(diào)整，在功能上也存在區(qū)別。因此，不能一概認為企業(yè)名稱登記在先就可以禁止他人使用其名稱中的商號作為商標登記注冊。認定申請注冊商標損害他人商號權(quán)應考慮以下要件：

第一，商號的獲得應早于商標申請日前；

第二，在先商號應具有一定的知名度；

第三，在后商標的注冊與使用容易導致相關公眾產(chǎn)生混淆，致使在先商號權(quán)人的利益可能受到損害。而是否造成混淆，需考慮如下兩個因素：首先，是商號具的獨創(chuàng)性。商號所含文字如不具足夠的獨創(chuàng)性，普通消費者不容易將該詞與具體的企業(yè)建立固定的聯(lián)系，也不會對商標與企業(yè)的關系發(fā)生混淆。其次，商標的使用商品與在先企業(yè)商號權(quán)人的主要產(chǎn)品相同或類似。

本案中，深圳市林順實業(yè)公司將“合丹醫(yī)藥”作為商標搶先注冊在35類銷售服務類上。根據(jù)深圳市合丹醫(yī)藥有限公司提交的證據(jù)證明，合丹醫(yī)藥公司于1998年獲得批準成立，并至少在1999年4月開始在深圳開設連鎖藥店，至被異議商標申請日前在深圳共有33家以“合丹醫(yī)藥”為名稱的連鎖藥店，并通過十多年的使用，獲得了一系列的榮譽。被異議商標指定的服務項目就包含商業(yè)研究，推銷（替他人），廣告上容易引起消費者將相關服務與合丹醫(yī)藥公司混淆，誤認為其所提供的服務與合丹醫(yī)藥公司有關。因此，從上述三個構(gòu)成要件，可以認定林順公司在35類上注冊“合丹醫(yī)藥”商標損害合丹醫(yī)藥公司的在先商號權(quán)，不應獲得注冊。

二、以不正當手段搶先注冊他人使用在先并有一定影響的商標

是否構(gòu)成上述情形，應該考慮是否存在下面幾個方面的構(gòu)成要件：第一，在先商標應該是已經(jīng)在中國使用并有一定影響力；第二，商標申請人的注冊行為具有不正當性；第三，爭議商標與在先商標的范圍相同或類似。

第一、在先商標應該是已經(jīng)在中國使用并有一定影響力

《關于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第十八條第二款規(guī)定：“在中國境內(nèi)實際使用并為一定范圍的相關公眾所知曉的商標，即應認定屬于已經(jīng)使用并有一定影響的商標。有證據(jù)證明在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳等的，可以認定其有一定影響。”一般情況下，如該商標的使用并沒有在我國境內(nèi)，一般無法證明被一定的人群所知曉，根據(jù)商標保護的地域性原則，對不在中國境內(nèi)商標的使用證據(jù)，很難獲得已具有一定影響力的支持。一定影響力可以參考如下標準進行證明：A、在先使用商標持續(xù)使用的時間；B、知曉該商標的相關消費者所處地域范圍的大?。?span lang="EN-US">C、消費者，同行者，產(chǎn)業(yè)上下游從業(yè)者的認知程度；D、在先使用人對該商標的宣傳力度等。

第二、商標申請人的注冊行為具有不正當性

所謂不正當手段，主要是指以違反誠實信用原則的方式申請注冊商標，也即申請人存在竊取他人對在先商標使用過程中所賦予在先商標的美好商譽的主觀惡意。一般表現(xiàn)為： 1、申請人明知或應知他人在先使用的商標。例如，申請人與他人曾經(jīng)就標注該他人在先使用商標的產(chǎn)品存在經(jīng)銷關系或者其他經(jīng)濟關系；雙方為同一地區(qū)的同行業(yè)企業(yè)，且他人在先使用商標已在當?shù)鼐哂杏绊?，等等?span lang="EN-US"> 2、爭議商標是對他人在先使用商標的抄襲、模仿。例如，他人在先使用商標具有較為獨特的創(chuàng)意，而在先商標與該商標在構(gòu)成要素與視覺效果上都極為近似。

第三、爭議商標與在先商標的范圍相同或類似

如果爭議商標的使用商品與他人在先使用商標的使用商品不相同且不類似，則爭議商標的注冊與使用不會導致相關公眾產(chǎn)生混淆，從而致使在先商標權(quán)人的利益可能受到損害，就不存在禁止注冊的必要性。范圍的相同或類似可以主要參照國家工商行政管理總局商標局編制的《類似商品和服務區(qū)分表》或根據(jù)商品或服務功能，用途，所用，銷售渠道，消費對象對區(qū)分表進行突破。

本案中，深圳市合丹醫(yī)藥有限公司提交的證據(jù)證明，異議人于1998年獲得批準成立， 并至少在1999年4月開始在深圳開設連鎖藥店，至被異議商標申請日前在深圳共有33家以“合丹醫(yī)藥”為名稱的連鎖藥店，合丹醫(yī)藥公司提供了大量的證據(jù)證明其對“合丹醫(yī)藥”進行了廣泛大量的宣傳，經(jīng)過十多年的使用，獲得了大量的榮譽，在全國連鎖藥店中名列前茅，符合在先使用并有一定知名度的要件；爭議商標的申請人林順實業(yè)公司地處深圳，且在2005年爭議商標申請人向異議人發(fā)出律師信，主要內(nèi)容為提出轉(zhuǎn)讓意向，否則禁止異議人使用爭議商標，同時，申請人申請商標信息顯示，爭議商標申請人同時搶注了六個在深圳乃至全國均有較高知名度的商標，包括第4575267號“中南藥業(yè)”、第4817595號“兆豐瑞”、第4575151號“金盛保險”、第4575252號“北通五六”商標等，深圳林順公司的上述行為是一種明顯的有預謀的惡意搶注行為，符合申請人申請行為的不正當性；再次被異議商標指定的服務項目就包含商業(yè)研究，推銷（替他人），廣告，與異議人提供的藥品銷售服務容易引起消費者的誤認與混淆。因此，從上述三個構(gòu)成要件，可以認定林順公司在35類上注冊“合丹醫(yī)藥”商標構(gòu)成以不正當手段搶先注冊他人使用在先并有一定影響的商標，不應獲得注冊。

合丹醫(yī)藥公司在“合丹醫(yī)藥”案件中，從啟動異議至異議復審成功，歷時六年，從異議失敗至異議復審成功，失而復得。本案體現(xiàn)商評委對商標法第三十一條的理解與適用與新法所體現(xiàn)的誠實信用原則，優(yōu)先使用原則相符，充分維護了在先權(quán)利人的合法權(quán)益。